Prima di registrare un marchio è necessario prendere in considerazione numerosi aspetti per evitare di commettere errori che possono portare a vedersi rifiutata la domanda di registrazione.
Un marchio ha tutti i requisiti per essere registrato per una o più classi merceologiche quando possiede tre caratteristiche: deve essere nuovo, dotato di capacità distintiva e non contrario alle leggi. Tuttavia, rispettare queste condizioni non è sufficiente se il marchio che si vuole registrare è uguale o molto simile a un marchio che gode di rinomanza (marchio notorio).
Come vedremo, questi marchi godono di una protezione ulteriore che di fatto vieta a terzi la registrazione di segni distintivi similari ma anche non troppo simili, anche se questi ultimi sono registrati per classi merceologiche completamente diverse (quindi per prodotti o servizi molto differenti).
Un marchio notorio risulta infatti maggiormente tutelato. Acquisire lo status di marchio notorio permette di prevenire ancor meglio eventuali tentativi di contraffazione.
Quando un marchio diventa notorio
Come si acquisisce lo status di rinomanza
L’importanza di registrare un marchio e le tutele
Marchi notori e contraffazione: le conclusioni
Cosa sono i marchi notori
Una definizione di marchio notorio la troviamo all’articolo 20 del CPI.
Qui è riportato che il titolare di un marchio che gode dello stato di rinomanza (marchio notorio) può vietare l’utilizzo del segno o dei segni, uguali o simili, a chiunque, anche a soggetti che operano in settori non indicati nelle classi merceologiche in sede di presentazione della domanda di registrazione del marchio.
Acquisire lo stato di rinomanza, pertanto, oltre a essere un motivo di vanto e di successo per l’azienda, significa anche godere del diritto di utilizzo totale dei segni distintivi con una tutela ultra merceologica, che va quindi al di là della protezione sulla singola classe di prodotti o servizi oggetto di registrazione.
Quando un marchio diventa notorio
Un marchio appena registrato non è mai un marchio notorio. La protezione, infatti, è circoscritta alle solo classi merceologiche indicate in sede di presentazione della domanda, per le quali sono state pagate le tasse di deposito.
Tuttavia, con il passare del tempo alcuni segni particolarmente noti al pubblico possono diventare notori e questo implica che la protezione si estende anche a tutte le altre categorie merceologiche.
Questo particolare status è previsto per tutelare meglio il titolare del marchio “noto”, il quale può far valere i propri diritti anche verso coloro che utilizzano i segni registrati per vendere prodotti o servizi in settori diversi da quelli in cui opera l’azienda.
Come si acquisisce lo status di rinomanza
Non è possibile registrare direttamente un marchio come notorio. Attualmente lo status di rinomanza è una condizione che viene sancita da un giudice in occasione di dispute che vedono come oggetto la contraffazione di un marchio.
Ad esempio, la sentenza Europea C-375/97 ha specificato come sia il giudice a valutare caso per caso se il marchio:
- É conosciuto a un vasto pubblico
- Ha un elevato grado di notorietà
- Gode di notorietà anche fuori dai confini nazionali
Prassi vuole che la tutela ultra merceologica venga riconosciuta dal giudice partendo dai settori affini a quelli per i quali vale la protezione e in taluni casi può estendere la protezione anche fuori dai confini nazionali.
In linea generale più un marchio è conosciuto al pubblico, più l’azienda sostiene ingenti investimenti per promuoverlo, più è facile che, in caso di contraffazione, il giudice riconosca lo status di marchio notorio, garantendo così alla parte offesa una più ampia tutela.
L’importanza di registrare un marchio e le tutele
Al di là che il giudice riconosca o meno lo status di rinomanza, ricordiamo che affinché si possa godere di un’adeguata tutela in caso di contraffazione è necessario registrare il marchio.
In Italia l’ente a cui presentare la domanda è l’UIBM – Ufficio italiano brevetti e marchi – ma è possibile anche registrare il Marchio Europeo, estendendo la protezione in Europa.
Il professionista abilitato a seguirvi durante tutto l’iter può consigliarvi riguardo quale sia il miglior modo di procedere, oltre che occuparsi dell’importante ricerca di anteriorità.
L’assistenza del professionista mira a stabilire se il marchio che si vuole registrare rispetta i requisiti previsti dalle leggi e di conseguenza è una pratica che scongiura il rischio di vedersi respinta la domanda di registrazione.
Una volta registrato il marchio e nel caso si subisca un episodio di contraffazione, il proprio legale può far valere i diritti garantiti dalla registrazione intraprendendo sia azioni stragiudiziali sia giudiziali. A seconda delle situazioni è possibile far sì che il contraffattore smetta la pratica illecita, come anche ottenere un risarcimento per il danno subito.
Marchi notori e contraffazione: le conclusioni
In questo approfondimento abbiamo visto quanto sia importante tutelare il proprio marchio.
Registrarlo garantisce il diritto di utilizzo esclusivo, oltre che, garantire un’adeguata protezione contro la contraffazione.
Invitiamo a mettersi in contatto con dei professionisti del settore in caso di ogni necessità inerente alla tutela del marchio, di design, di brevetti e diritti d’autore così da ricevere un’assistenza puntuale e approfondita.